商标转让中的“尽职调查”

来源：北京市大安律师事务所    发布时间：2016-11-24 06:12:00　　浏览：4963

导读：“尽职调查”一个在投资并购、金融、IPO、挂牌等业务领域出现频率极高的词，是律师的一项基本的业务。而在知识产权领域，很少有人进行尽职调查，其实尽职调查在知识产权的各个领域均具有很重要的作用。本文以商标转让为例，进行简单的梳理。

大家一定还记得商标转让的那个知名案例，即苹果公司与台湾唯冠公司签订了关于IPAD商标的转让合同，而IPAD商标在深圳唯冠公司名下，因此苹果公司与深圳唯冠公司就IPAD商标转让产生纠纷。该案经过调解，苹果公司最终向深圳唯冠公司另行支付了6000万美元，双方一揽子解决了IPAD商标的纠纷。苹果公司为获得IPAD商标多支付了6000万美元。现实中，在商标业务中，很多的客户和代理机构都只注重商标的申请、异议、复审等程序中的法律问题，而对商标转让却都不够重视。

我们恰恰认为，商标转让涉及的法律问题相对比其他的商标程序涉及的问题并不简单。商标申请、转让、异议、复审等程序涉及的是商标本身的法律问题，属于传统的知识产权范畴，因此商标代理机构或者传统的商标律师，基本能够解决。而商标转让所涉及的问题不仅仅是商标法，还涉及到公司法和合同法，整个商标转让程序是一个十分复杂的过程。而尽职调查就是一个十分重要的环节。

一、对转让方的主体进行尽职调查

一般来讲，商标的申请人/注册人有权利转让其商标，出现问题的可能性不大，即便如此，苹果公司在IPAD商标转让案当中，就是对主体没有进行调查，想当然台湾唯冠为IPAD商标的主体。除了确定商标的所有人外，还至少需要对主体进行以下三方面的调查：a. 该商标有没有共同共有人;b.现在行政程序中自然人在没有个体工商户或者农村承包经营户执照的情况下，不能申请注册商标，因此很多自然人委托某公司为自己申请商标，自然人和该公司签订代持协议，约定商标的申请人或者注册人无权对商标进行转让;c.调查其在申请注册商标时，是否有伪造相关文件、证照的行为。鉴于此，应当对转让主体进行尽职调查，以防范该风险。

二、对是否存在在相同或者类似商品/服务上的相同或者近似商标进行尽职调查

根据《商标法》的规定，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。该项的重点就是如何判断类似商品和判断近似商标，如果不进行尽职调查，并且具有丰富的商标实战经验，无法做出准确的判断。该调查不仅仅包括已经注册的商标，同样对于处于申请状态的商标也要进行调查、判断。

三、商标转让是否符合转让方公司章程的相关规定

商标的转让行为，属于处置公司资产的行为，应当根据公司章程以及公司法的相关规定，做出股东会决议的行为或者履行其他的程序。不经过法定程序，商标转让行为是存在很大瑕疵的。即便是法定代表人签字和/或公司加盖公章，也面临着商标转让被认定为无效或者被依法解除的情况。对于上述事宜进行调查，列出存在的问题，并出具解决方案，完善商标转让行为。

四、转让的商标是否存在权利瑕疵

转让的商标是否存在被其他第三方提出异议、无效宣告请求、以连续三年停止使用为由的撤销申请、甚至侵权投诉/诉讼的可能性。转让的商标应当符合商标法的相关规定：a.与其他人在相同或者类似商品上在先申请注册的商标不构成相同或者近似商标;b. 不是对其存在代理关系商标的抢注;c.没有侵犯其他第三方的在先权利，包括在先商号权、姓名权、著作权等等;d.没有侵犯其他公司的具有较高知名度的商标等等。

五、对于转让方是否涉及重大诉讼进行调查

商标权属于财产权的一种，一旦转让方涉及到重大诉讼，其商标可以被法院进行查封、扣押，会给将来的转让行为带来阻碍，甚至造成无法转让的可能性。如果转让方涉及重大诉讼，需要根据转让方的情况提出解决方案，评估受让该商标的风险。

六、对该转让商标是否对外进行过许可进行尽职调查

如果该拟转让商标曾经对外进行过许可，将对受让方造成很大的影响。“买卖不破租赁”的规则同样适用于商标的转让和许可当中，商标的受让人对于以前签订的商标许可协议，仍然有继续履行的义务，一旦有其他第三方可以使用转让商标，对自己的市场将会造成巨大的影响。更为严重的是，有些商标许可为独占的许可，即商标权利人在许可期内都没有权利自己使用商标。

七、对转让商标是否进行质押进行调查

转让方由于对外融资，很多情况下将商标权对外质押，一旦受让被质押的商标，一旦转让方还款出现问题，转让商标将会进入拍卖程序，受让人将无法获得商标。

八、对转让方的对外投资进行调查

对于转让方对外投资的公司进行调查，确定这些子公司是否经营与转让商标核准的商品和服务相同或者近似的业务，如果存在相同或者近似的业务，对于受让商标的使用是否会造成影响，并且对这些影响进行评估，并提出解决方案。

上述商标转让中需要调查的八个方面，都参照了实际的案例。虽然经过努力，大部分客户解决了问题或者将影响降到了最低。但是，有个别企业由于没有进行尽职调查虽然支付了转让费却丧失了商标;有的受让了商标被其他方提出了异议、无效;有的被控告承担侵权责任;有的受让了对外有许可的商标;也有的被转让方收回的了商标。

即便是最后解决了问题，也为此耗费了大量的人力和财力，有的甚至丧失了市场的最好机会。因此，商标转让中的尽职调查是必不可少的一部分，是每一个重视知识产权的企业应该具有的意识。

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