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经典案例:商标先行,梅花伞业四年打赢跨国官司

发布时间:2011-09-26 14:49:48 浏览:807点我咨询

2011年8月9日,对于梅花伞业股份有限公司来说,绝对是一个特殊的日子。这一天,梅花伞业总算夺回了该公司旗下知名品牌“SUSINO”在美国的商标权。这一天,距离“SUSINO”在美国的商标被抢注,已经有近4年的时间。   
  据透露,其实在众多“企业商标在国际上遭抢注”的案例中,梅花遭遇的这起并不是最棘手的案件,为何花近4年的时间才胜诉?   
  “过程可谓一波三折,却也让我们从中学到很多教训。吃一堑长一智,自此,在知识产权方面,我们将构建起更加坚固的防御体系。”梅花伞业法务部经理黄小源坚定地说道。
  困惑:恶意抢注轻易获准注册?   
  事情源于2007年12月19日,那天,梅花伞业一名助其开拓美国市场的中间人,以自己的名义抢注了梅花旗下的知名品牌“SUSINO”在美国的商标。随后,该中间人联系梅花伞业,并扬言梅花要赎回该商标,需支付“100万美金”的高额费用。   
  “当时,商标在海外遭抢注的情况,梅花还鲜少碰到,所以就委托了福建一家知识产权代理机构对该恶意注册,向美国专利商标局提出异议申请,并全权委托该机构处理此案件。未料,却因为‘所托非人’,为我们漫长的维权之路埋下了隐患。”黄小源表示。   
  黄小源介绍,当时梅花委托的那家代理机构,非常有信心地表示,商标遭抢注并不是很棘手的案件,梅花所掌握的证据已足够,这个案件就包在他们身上,一定能胜诉。“美国市场是梅花很重视的国际市场之一,公司领导非常关注,其间几次询问,代理机构都是信心满满的姿态,梅花高层便逐渐放松了警惕。没想到,等了两年多,等来的却是一纸‘异议失败’的通知。”   
  2010年6月,梅花从委托的知识产权代理机构处获知异议已经失败,美国专利商标局做出了有利于抢注方的裁定,梅花丧失在美国对SUSINO商标的专用权。   
  同年7月该中间人拿到了SUSINO商标使用权的证书,再度联系梅花伞业,询问其是否要赎回商标?“我们再度拒绝合作以及支付巨额费用赎回商标,该中间人变本加厉,将证书复印件传给梅花在美国的经销商和客户,严重损害了梅花在美国市场的销售和声誉,并在美国海关进行了备案,企图阻止梅花的产品进入美国市场。”黄小源表示。
  这个结果,让梅花在美国市场处于极为被动的境地,也让梅花极为困惑,为何恶意抢注能如此之快获准注册,为何异议就这样轻易输掉了?   
  真相:代理律师模仿笔迹撤回代理权
  梅花没有就此放弃,因为一旦放弃,就意味着梅花要么向恶意抢注妥协,要么可能失去潜力巨大的美国市场。
  危急时刻,梅花联系上了北京一家专业知识产权代理公司,在该公司的协助下,一个令梅花震惊的真相浮出了水面:原来,梅花之前委托的福建代理机构将案件又委托给了美国的代理律师,而该名美国律师在2010年6月,未经梅花同意的情况下,模仿梅花董事长王安邦的签名,擅自向美国提出撤回代理权,并以梅花的名义留下错误的邮箱地址。由于美国的法律制度是在有代理的情况下官方不与当事人接触,故美国专利商标局相信了代理人的诉求并核准了这一申请。这也意味着从那时起梅花要自行处理异议案件中的所有问题,自行答辩、自行质证。抢注方正是看到了这一不利于梅花的情况,频繁发出质证意见,要求交换证据,并要求梅花限期答复。由于所有的质询要求全部发送到了错误的邮件地址中,在通过邮寄方式发送文件时,抢注人又写错了邮政编码,故所有的文件梅花全部没有收到。
  “然而,在梅花被福建代理人告知耐心等待的时候,抢注人已经基于梅花的沉默,向美国专利商标局申请了简易裁决。因为代理的问题,梅花丧失了所有的质证机会。”黄小源道出了梅花当时之所以会输掉异议、并丢掉商标的真正原因。
  尽管顶着发往美国的货柜全部都要延迟发货、经销商和客户层层质疑的巨大压力,但当北京的代理机构告知梅花还有救济途径时,梅花决定冒险也要争取最后的机会,于是,更为复杂、更为漫长的维权征程又开始了。
  转折:抢注人主动和解   
  在梅花的授意下,北京的代理机构委托了美国戴维斯律师事务所处理此案件。2010年9月26日,戴维斯代表梅花向美国专利商标局商标评审委员会提出救济申请,同时请求商标评审委员会撤回简易裁决,撤销抢注人的有效注册,将商标回复到权利待定状态。  
  经过漫长的等待之后,2011年3月,美国专利商标局评审委员会决定给予梅花法律救济,撤销商标局之前做出的简易裁决令。同年4月,美国专利商标局评审委员会致函抢注人,告知其商标注册被撤销,商标回复到权利待定状态。这无疑极大地鼓舞了梅花的士气,梅花乘胜追击,美国律师进一步联系了美国海关,从而使梅花SUSINO品牌得以再次进入美国市场。  
  2011年5月18日,美国专利商标局商标评审委员会再次做出有利于梅花的判决,撤销梅花对简易裁决令的默认认可,同时设置新的事先责令双方补充证据,异议案件将根据之后补充的意见做出异议裁定。   
  “这就意味着异议案件回到了起点,双方站到了同一起跑线上。梅花接下来面临的只是重新打一场商标异议案。就在这时,案件出现了转机。”黄小源透露,眼看形势急转直下,抢注人的代理人发来消息,双方可以就此事进行协商。基于诚意,梅花提出了中止审理的请求,并且给予对方期限,双方协商此事。   
  最终,抢注人同意达成和解方案,将SUSINO商标物归原主,转让给梅花,同时注销SUSINO商号,并且承诺不再对梅花在美国市场的声誉以及经销行为进行干扰和诋毁。   
  2011年8月9日,美国专利商标局商标评审委员会核准了转让申请,至此,耗时近4年的SUSINO抢注案终于圆满解决。
  声音:商品未行,商标要先行
  “如今,SUSINO抢注案已尘埃落定,但公司为这起案件所耗费的人力、财力和精力,都是十分巨大的。”黄小源坦言,这也算是偿还知识产权方面的历史旧账,经此一案,梅花感悟颇多,也吸取了很多教训,希望能给广大同行提供更多的借鉴。 
  黄小源表示,在海外遭遇商标被抢注、受威胁,并不可怕,坚定态度、积极准备、沉着应对非常关键,但找到负责任、专业的知识产权代理机构和人才是关键。“SUSINO抢注案”正是因为“所托非人”,才会拖延了近4年,险些让梅花失去美国市场。 
  “不过,‘亡羊补牢’终究不是好方法,最佳的方式是第一时间在所在的海外市场注册保护自己的自有品牌。”黄小源介绍,从这起案件中吸取教训,梅花近两年投入了100多万,在全球120多个国家注册了商标。“很多国家梅花的产品还未打入,我们也提前注册了商标,包括赤道几内亚等17个非洲国家。”
  此外,梅花还在全球68个国家进行了跨类别商标注册保护。例如,现在很多伞企开始延伸产品类别,除了晴雨伞之外,还销售太阳镜、丝巾等相关产品,这些类别也要注册商标,否则被别人抢注了,企业会很被动。“跨类别注册绝非杞人忧天,我们在一些国家已经有遇到类似的案件,‘有心人’在某个国家抢注了SUSINO的服装商标,我们只能再度提出异议。”黄小源表示。
  再者,黄小源透露,梅花近两年逐步建立了“全球商标监控体系”,部分国家也委托专业的律师事务所进行监控,以便及时掌握梅花在海外的知识产权情况。“在有的国家,企业的商标被抢注后会直接进入公告阶段,如果公告期间商标权力人没有提出异议,抢注直接通过有效。如果企业监控不及时不到位,随时都有被抢注的风险。”
  “SUSINO抢注案”历时近4年终成功,既鼓舞了晋江广大制伞同行,也给同行们提了一个大醒。“确实,随着自主品牌不断打入海外市场,海外知识产权保护的重要性也日益凸显。梅花的做法确实让我们获益良多。”晋江某伞企董事长许总表示。
  晋江市工商行政管理局商标广告科科长苏凯东也坦言,近几年企业商标在海外遭恶意抢注的案件时有发生,企业往往需要为此付出不小的代价。为此,他特别提醒广大在海外打自主品牌的晋江企业,要重视防御性注册,商品未行商标一定要先行。“商品在打入一个市场之前,就要提前注册,而且要多类别注册;要在多个国家提前注册;还要进行多个商标注册,将相近似的商标同时注册。”
  据悉,接下来,晋江市工商行政管理局也将通过组织讲座等形式,加强对自主品牌出口企业知识产权方面的宣传和帮助。 (作者:庄娜芬)


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