如何考量商标共存同意书的效力

来源：尚标采编    发布时间：2016-06-21 07:26:00　　浏览：1924

“TITANX”商标成功在华申请领土延伸保护，在商标近似判定中——

瑞典迪坦科斯引擎制冷控股公司(TITANX ENGINE COOLING HOLDING AB，下称迪坦科斯公司)欲将其国际注册第G1082445号“TITANX”商标在我国申请领土延伸保护，被国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会(下称商评委)以该商标与他人在先确权的同名商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标为由予以驳回。随后，迪坦科斯公司提起行政诉讼。在一审法院判决维持商评委被诉决定之后，迪坦科斯公司提起上诉。

日前，根据北京市高级人民法院作出的(2015)高行(知)终字第74号行政判决，法院认为，鉴于迪坦科斯公司与引证商标权利人签署了《共存同意书》，引证商标权利人明确允许迪坦科斯公司使用在相关商品上的“TITANX”商标，与其使用在类似商品的引证商标共存，故迪坦科斯公司的“TITANX”商标在相关商品上的注册已不存在障碍，应予核准注册。据此，法院终审判决撤销了一审判决与商评委决定，并判令商评委重新作出决定。

据了解，2014年5月28日，迪坦科斯公司与第3659580号“TITAN”商标(下称引证商标)的权利人签署了《共存同意书》，引证商标权利人宣称其针对迪坦科斯公司在我国申请领土延伸保护的第G1082445号“TITANX”商标(下称申请商标)在第7类马达和引擎冷却器商品上的注册不持任何异议。

经审理，北京市高级人民法院认为，我国商标法之所以禁止在同一种或类似商品或服务上注册相同或近似商标，其目的不仅在于避免相关公众产生混淆误认，同时亦在于避免在实际使用中出现两个不同注册商标专用权之间的冲突。在此情况下，考虑到注册商标专用权所具有的私权性质，如果引证商标权利人明确认可申请商标的注册，则亦可认为申请商标的注册不再存在障碍。

该案中，鉴于迪坦科斯公司与引证商标权利人签署了《共存同意书》，引证商标权利人明确允许迪坦科斯公司指定使用在第7类马达和引擎冷却器商品上的申请商标，与其核定使用在非陆地车辆用电动机商品的引证商标共存，故申请商标在第7类马达和引擎冷却器商品上的注册已不存在障碍。

综上，法院作出上述终审判决。

行家点评：

汤学丽 盈科(北京)律师事务所 律师：该案主要涉及商标共存协议或共存同意书对商标授权确权的影响问题。在驳回复审诉讼程序中，如果引证商标权利人出具商标共存协议或共存同意书同意申请商标注册，该商标共存协议或共存同意书应作为审查判断申请商标能否获准注册时的考量因素。我国法律及司法解释未对商标共存协议或共存同意书的效力作出明确规定，目前实践中主要有3种观点：完全否定、作为参考、充分尊重。

该案中，申请商标“TITANX”完整包含了引证商标“TITAN”，两商标近似程度较高，且指定使用的商品类似，一审法院认为引证商标权利人同意商标共存，仍会使相关消费者对商品来源产生误认，从而对公众利益产生影响，因此商标共存同意书不能作为申请商标可以获得注册的依据，据此维持了商评委被诉决定。

北京市高级人民法院则采用了“充分尊重”的观点，充分尊重了当事人的意思自治和处分权，赋予商标共存协议以推定效力，在没有相关证据证明必然混淆时，采信了诉讼中当事人提交的《共存同意书》，支持了商标共存的请求，据此撤销了一审判决与商评委被诉决定，并详细阐述了允许共存的理由：一，《共存同意书》是由与自身具有直接利益关系的在先商标权利人与在后商标申请人共同签署的，《共存同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据。第二，注册商标专用权是一种民事财产权利。根据意思自治原则，除非涉及重大公共利益，商标权利人可依自己的意志对权利进行处分。《共存同意书》体现了在先商标权利人对其权利的处分。第三，我国商标法的立法目的既维护消费者的利益，又保护商标权利人的合法权益。只有在有充分证据证明《共存同意书》损害了消费者利益的情况下，才应对在先商标权利人对其权利的处分予以否定。

目前，实践中涉及商标共存协议问题的案件越来越多，人民法院对于商标共存协议或共存同意书也不再是之前总体上的相对消极或者一概不予考虑，而更多的是尊重当事人的意思，只要没有明显混淆或者损害公众利益的情形，通常是将商标共存协议或共存同意书作为根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法(下称第二次修正的商标法)第二十八条审查判断时的考量因素，对申请商标予以核准注册。

姚小娟 浙江天册律师事务所 律师：我国第二次修正的商标法第二十八条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，不予注册。”该规定的立法宗旨在于，一方面保护在先商标权利人的利益，防止在同一种或类似商品或服务上出现相同或近似商标，避免相关公众混淆;另一方面保护社会公众利益，避免相同或近似商标不能被消费者区分。

商标共存协议或共存同意书，是在商标注册程序中，在先引证商标权利人同意或允许在后相同或近似的商标在同一种或类似的商品或服务上注册，并与在先商标共存。在先权利人的同意或允许，解决了立法需要保护的一个问题，即商标权利之间的冲突已经解除。问题在于，商标共存协议或共存同意书能否解决法律保护社会公众利益。

商标共存协议或共存同意书，在该案之前的案例中早有出现，理论实务界也有讨论。北京市高级人民法院法官石必胜在其《商标共存协议只作为适用商标法第二十八条考量因素——评析项目管理协会有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标申请驳回复审行政案》一文中阐释：同一种商品或服务上的相同商标，必然导致公众混淆，应不予考虑商标共存协议;类似商品或服务上的近似商标，因标识具有差异性，判断是否会导致公众混淆时，应考虑商标共存协议。这一观点，与我国现行商标法第五十七条关于商标侵权判断中对混淆误认的判断是一致的，即商标共存协议或共存同意书是判断相关公众混淆误认的要素。在“相同商标+同一种商品或服务”时，必然导致混淆，所以不需要进行混淆误认判断，因此不予考虑商标共同协议;而在“近似商标+类似商品或服务”及“相同商标+近似商品或服务”与“相同商标+同一种商品或服务”时，需要进行混淆判断，应当考虑商标共存协议或共存同意书的效力。北京市高级人民法院在四川呈祥东馆酒店有限公司与商评委商标驳回复审行政纠纷案中，即持与该案相同的观点。