中美“高通”商标争夺案的分析与探讨

来源：尚标采编    发布时间：2016-06-23 07:49:00　　浏览：2045

上海高通半导体有限公司(以下称高通)与QUALCOMM Incorporated(美国卡尔康公司，以下称美国高通)之间就“高通"系列商标纠纷由来已久，自1998年美国高通进入，2001年在北京注册成立“高通无线半导体技术有限公司”与“高通无线通信技术()有限公司”，由于双方在市场中存在诸多交叉重合，尤其是涉关“高通”字样的系列产品及服务，诸如处理器与芯片产品，手机芯片的推广销售等，就此2002年8月高通积极开展商标维权行动，但收效甚微。时至今日，高通反而给人以“傍名牌”、搏出位的印象，这对于1992年便成立运营，并注册使用“高通”系列产品或服务商标的高通来说，可谓有苦难言、深受其累。

随着此次高通全面发起对美国高通及其关联公司的商标侵权及不正当竞争诉讼，并获上海市高级人民法院受理，历时18年之久的“高通”商标纠纷案将会有全面系统的了结。在这里主要谈一下涉关“高通”系列商标纷争的全过程，系统梳理下其中存在的法律问题。

“高通”在市场的在先使用、注册情况

高通1992年起便已“高通”作为企业字号注册成立，并运营至今。在智能物联网的系统研发与生产方面颇有影响力，业务不仅覆盖国内市场，在国外市场也有一定的业务拓展。这家成立于1992年的民营高科技企业，成立之初的名称是“上海高通电脑有限责任公司”，目前使用的“上海高通半导体有限公司”名称，是2010年做的企业名称变更登记。自成立运营后，高通便先后使用、申请、注册了一系列“高通”商标，业务范围涵盖通信、集成电路、计算机硬件及服务等广泛领域。

在企业字号中的使用体现是无法抹去的，美国高通也深知这一点。进入后，大范围在关联公司翻译、音译“QUALCOMM"为“高通”，并作为其关联公司企业字号加以使用，同时在其提供的产品及服务上突出使用“高通”，而这些产品及服务大部分与高通的主营产品或服务相同或相类似，并积极申请注册高通已在相关类别注册完成之外的“高通”系列商标。全面挤压高通产品或服务市场空间，利用自身形成的在通信领域，尤其移动芯片方面的国际影响力和市场优势地位，成功混淆了“高通”在市场的在先使用人，甚至是“高通”系列商标专用权人。

美国高通的连贯并成体系的应对策略

除了上面提及的广泛的使用，并在其他类别上申请、注册“高通”系列商标，达到反向混淆的效果;美国高通还适时向高通提出购买相关“高通"注册商标的意向，采取一系列措施稳住并拖延高通下定决心积极予以维权。在这个过程中，在针对关键类别的“高通”注册商标提出“撤销连续三年停止使用的注册商标"的申请。一系列组合拳的应用迷惑了高通，没有及早采取行动，以至于陷入被动应对局面。

美国高通针对高通旗下的相关产品或服务类别“高通”注册商标，曾先后开价5万、200万予以购买，但均被拒绝。与此同时，2010年和2011年分别就第776695号、第662482号注册商标向国家工商行政管理总局商标局提出撤三申请。2013年，更是针对高通旗下大量的“高通”系列注册商标提出撤三申请。这一系列密集动作，使得高通应接不暇，多个商标被商标局和商评委撤销。

此外，在针对注册使用在第9类的第662482号高通的“高通”注册商标撤三申请中，美国高通还提供了一份“专家论证意见书”，即《“GOTOP高通”商标撤销复审案专家论证会意见书》。出具的意见书结论指明，“汉卡与字库芯片、汉卡与软件不是同一种商品”，并由此认定“GOTOP高通”注册商标在汉卡产品上的使用不属于商标法意义上的关于注册商标的使用。由此，商评委予以采纳，并最终撤销了这一注册商标。

“高通"注册商标纠纷案存在典型反向混淆特征

商标纠纷案中常见的是对他人注册商标的“正向混淆”，也就是在后商标与在先商标相同或相近似，并指定使用在相同或类似商品或服务上，使得相关公众在市场中获取相关产品或服务时，误以为是在先商标权利人的产品或服务。这种商标侵权比较普遍，也容易理解，但还有一种情况是在先商标指定使用的商品或服务，在流通过程中被市场相关公众误认为是在后商标所属企业的，此一情况恰好与“正向混淆”相反，被称为商标侵权中的“反向混淆”现象。商标反向混淆无疑也侵害了在先商标专用权，同样应该受到商标法、反不正当竞争法及其他相关法律法规的规范调整，并需承担相应的侵权责任。虽然在具体法律条文中没有关于“反向混淆"的明确规定，但可归于商标法第五十二条第(五)项规定的“其他情形"中，而且在实践中也大量存在此类侵权，相应地司法实务中目前也有所体现。比如前段时间的“微信"商标之争，就是典型的“反向混淆"案例。

商标反向混淆普遍发生在双方整体财力、市场地位、产品或服务影响力、广告宣传覆盖面及其力度等，存在巨大悬殊的生产经营主体间。为保护中小微企业的合理正当的商标权益，体现市场主体间的平等、有序竞争，规制商标反向混淆同样不容忽视。具体到本案，美国高通属于处在通信行业金字塔顶尖的企业，是大型的国际性跨国公司，从专利技术、产品或服务、知识产权律师团队、财力等都是高通难以匹敌的。在其进入市场后，大范围持续使用或突出使用“高通"，并与高通产品或服务高度重合的情况下，市场普遍反应为高通在借势或碰瓷营销，就连正当的依法维权行动也被认为是故意“炒作"。这就充分说明了反向混淆的特征，更表征了其危害程度，尤其是对诚实信用、平等有序的市场竞争体系的破坏作用。

为此，高通董事长程儒萍曾对媒体表示，“在业务交流过程中，我们经常被误认为美国高通的子公司或分公司，我们说我们不是，对方说那你们是在傍别人的品牌。”这让在相关商品或服务类别上持续使用“高通”系列商标二十多年的高通甚是苦恼，“就连我们明明是在维权，但有些人会认为，明明美国高通很出名，你们现在是不是搏出位。但其实的民营企业非常不容易，我们投入几千万到半导体芯片中，在产品开拓市场中，我们还得经常被迫接受我们是在傍大款。”绝大程度上使得产品研发投入、服务升级维护、广告宣传投入等，都负载在了对方公司身上，为对方塑造了品牌和扩大了影响力，提升了传播力;不但如此，还要背上“傍大款”的恶名。

当下普遍互联互通的市场格局中，商标已经不只是当初的用以区分商品或服务来源的特定标志，更在很大程度上承载了相关公众对产品或服务的一种期待与信任，凝结了企业的商誉、产品或服务质量保障，是整体声誉与美誉的综合。同时，还具备广告宣传功能。当商标反向混淆出现，相当于上述这些积极的社会评价、广告宣传功能等都分流到了对方企业，这种损失是无法承受的，尤其是对后续市场开发并走向国际极为不利。一时间予以积极维权是非常必要的，这也提醒企业在面对国际巨头时要敢于面对，更要敢于主动及时出击维权，而不是一味被动防御，否则将逐步失去市场。

高通诉请法院判美国高通停止侵犯其相关“高通”系列注册商标的注册商标专用权的全部行为，包括停止将“高通”用在其产品和服务上的全部行为、停止将“高通”用作其和其关联公司翻译、音译的企业名称中、字号使用等，是对上述这种反向混淆的坚决说“不”。积极采取法律手段全面维护自身权益，敢于“啃硬骨头”，不受巨头公司讹诈，这为创造创新并积极推动品牌走向国际的企业树立了榜样。

撤三申请的应对

美国高通一面表示愿购买高通相关商标，一面积极采取针对高通商标的撤三申请。高通由此放低了警惕性，并疲于应付提供在相关商标上的使用证据。撤三申请提出非常简单，但被撤三一方提供符合商标法意义上的注册商标使用证据却并不容易。这是由于符合要求的使用证据需要满足以下条件：

其一，实际使用中必须确保与核定使用的商标标识相同，保持一致，不得做任何实质性的更改;

其二，核定使用的商标标识必须使用在核定使用的商品或服务上;

其三，持续使用时间必须是自被提出撤三申请日前的连续三年，其他时间段的使用证据即使再多再充分也不属于有效证据。

如果企业内部没有形成并建立起商标规范使用制度体系，并构建使用证据连续收集管理流程，尤其是面对频繁的撤三申请下，很容易因没有在规定期限内提交使用证据或相关使用证据不符合要求等，而使得相关注册商标被撤销。高通被撤销的多起商标，都不同程度地存在这些问题。当然，2013年修正后的商标法增加了“有正当理由不使用的，不予撤销”的规定，对此也可采取提供相关商标不使用的必要、充分说明来规避撤三风险。

专家论证意见书的效力问题

中美“高通”系列商标纠纷中，美国高通曾向商评委提供了一份针对第9类第662492号“GOTOP高通”注册商标的“专家意见书”，上文已提及。专家意见书常常出现在司法过程中，尤其是民商纠纷案中一些财大气粗或有其他方面优势的当事人，邀请相关领域专家并召开论证会，就诉讼中特定问题出具相关法律意见，并应用在支撑自身诉求方面。从根本上来说，这涉及到干涉司法审判独立的问题。利用专家团的优势，制造舆论，试图影响相关案件的具体法官的独立判断，使之往自身有利的方向加以裁决。由于法官很难做到不受有影响力的专家团意见的影响，一定程度上破坏了法官依据认定的证据及相关法律，在“自由心证”下独立作出裁决的这种确保司法公正的程序正义，准确来讲相关专家意见书并不值得提倡。即便予以使用，也要有对应的规范和启动程序，不得肆意为之。

专家意见书并不是法律规定的鉴定意见或者勘查笔录，根本不属于法定的证据类型，不宜作为证据来使用，或者说不具有证据能力，也就无从谈起证明能力了。但在司法实践中，却常常被用来作为证据使用，甚至作为最终裁判的依据之一，这是应该予以避免的错误倾向。具体到商评委的具体行政行为中，虽然不是司法范畴，但这种具体行政行为即此案中撤三的裁决，可以参考必要的专家意见，但不能以之为根据径行裁决。当然，也可以对此提起行政诉讼予以相关救济，高通也对此提出了诉请。对于专家意见书的出具若有证据表明存在程序不合规、利益输送等问题，也可据此推翻商评委的认定。

另外，对于实际使用在汉卡这种商品上的行为，是否属于核定使用的商品需要结合时代发展、科技创新、市场约定俗成、国际分类标准、产品实际情况等予以综合考量并判断。汉卡与字库芯片，汉卡与软件，是否属于同一种商品就需要全面结合市场实际、科技发展、相关公众的一般认知，以及产品的生产方式、生产部门、功能用途、材料组件、销售渠道等加以把握。不能仅仅只看尼斯分类存在的，还要结合市场实际流通但未被尼斯分类及时收录的，更不能仅仅比对其与核定使用的商品名称是否相同、一致，而全然不考虑实际流通中的市场约定俗成或是相关公众的一般认知。总之，不能忽略产品相互间的功能、用途、材料、生产方式等方面的比对。

在目前全面打造知识产权强国的时代背景下，鼓励创新创业并极力倡导“智造”品牌全面走出去的当下，高通诉国际巨头公司美国高通商标侵权和不正当竞争一案，具有相当深远的意义，并体现了一定的代表性。表明企业知识产权战略意识的觉醒，知识产权全面系统保护工作，从过去的普遍被动防御，转变为当前的高度自信并进行积极的战略反攻。同时，也说明即便在整体的专利技术及其专利组合或形成的专利池方面不存在优势，一样可以借助在全面做好知识产权保护布局下，积极进行维权行动。

另外，这一商标纠纷案也警示企业需要高度重视注册商标的规范使用，以及合法、必要、充分的使用证据收集整理及固定保存，确保全面、准确、有效应对撤三申请的提出，以免在频繁“撤三”中处处被动，甚至因此痛失相关注册商标专用权。当然，针对“撤三”情况也需要在法律中予以完善，进一步规范其适用与“恶意”的认定及相应惩罚，充分地、公平地、合理地、平等地保障各方权益，同时促进有限商标资源的充分利用。比如对于“恶意”的认定方面，尤其是存在竞争关系的市场主体，多次提出“撤三”的情况下，表示购买对方商标的意愿，明知或者有理由证明应该明知所要提起的撤三商标标的最近三年处于连续使用状态，应确定一定条件下认定为存在“恶意”，并采取一定的处罚措施。